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论恶意提起专利侵权诉讼的民事责任

2020-04-27

知识产权论恶意提起专利侵权诉讼的民事责任

作者赵吉军

作者：赵吉军

前言

恶意提起专利侵权诉讼，是恶意提起知识产权诉讼中具有自身特点的一种侵权行为，行为人通常在明知自身专利权有效性存在实质缺陷或者明知对方不侵权的情况下恶意起诉，以打击竞争对手或谋取经济赔偿。但以往司法审判中对这类行为的制裁力度较弱，判决的赔偿金也被严格限制在诸如原告合理律师费等极小范围内，在笔者代理原告的（2018）最高法民再388号案件中，最高人民法院甚至特意从原一审判决赔偿金中剔除了专利权无效宣告请求费。此种较弱的制裁力度实际削弱了恶意提起知识产权诉讼损害制度宗旨的实现，不利于对该类恶意诉讼的规制。

2020年4月7日，最高人民法院公布的“2019年中国法院10大知识产权案件”中“深圳市腾讯计算机系统有限公司与谭发文因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案“〔广东省高级人民法院(2019)粤民终407号〕，法院在原告举证律师费、无效宣告请求费、公证保全费等维权合理开支6.05万元的情况下，根据案情支持了原告包括可得利益在内的共计50万元经济损失赔偿金。该典型案例的公布，表明了中国法院在有效规制恶意专利诉讼方面的最新政策导向。

本文撰写于2019年年初，是笔者向“中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2019年年会”提交的论文，文中提出的根据案件情节加大恶意专利诉讼损害赔偿案件的判赔力度、扩大民事责任范围、强化司法制裁和规制效果的观点，与前述国家最新司法政策一致。以下刊发此文与大家讨论。

论恶意提起专利侵权诉讼的民事责任

赵吉军

内容摘要:

近年来，因恶意提起知识产权侵权诉讼引发的民事纠纷屡见不鲜，成为知识产权纠纷中一类较为特殊的案件。在国家政策持续推动科技创新、强化知识产权保护和运用的大背景下，该类知识产权恶意诉讼行为正引起更多的社会关注。尤其是去年发生的李某某因针对某些拟上市公司提起专利侵权诉讼而导致被司法机关以敲诈勒索罪追究刑事责任一案，引发社会舆论极大关注，推动了各界对恶意提起知识产权侵权诉讼行为进行更加深入的思考和研究。

本文以恶意提起专利侵权诉讼为视角，在总结以往司法实践的基础上，进一步分析了恶意提起专利侵权诉讼行为人应该承担的民事责任，认为在对知识产权保护力度不断加强、对专利质量和价值要求不断提高的趋势下，对于恶意提起专利侵权诉讼行为的民事制裁，不应仅局限在以往司法判决所限定的直接经济损失这一极小范围内，而应充分考虑该恶意行为的情节、性质及影响后果，考察其对被侵权人造成的成本负担、商誉损失甚至经营利益损失，加大此类案件中的经济赔偿范围和赔偿力度，合理适用消除影响等商誉损害救济的民事责任方式，从而强化对此种违背专利制度宗旨行为的法律制裁，增强司法裁判的威慑效果，规范竞争行为和市场秩序，教育和引导人们对专利制度正确理解和正当利用，促进专利制度服务于社会科技进步和经济健康发展。

关键词：

恶意提起专利侵权诉讼、民事责任、赔偿范围、商誉损害救济。

一、恶意提起专利侵权诉讼的构成要件。

2011年，最高人民法院发布的《关于印发修改后<民事案件案由规定>的通知》，在“知识产权与竞争纠纷”项下的“知识产权权属、侵权纠纷”二级案由中，增加了一项三级案由“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，使该类民事纠纷案由得以确立。但对于恶意提起知识产权诉讼行为的构成要件，目前国内立法或司法中还没有统一的成文规定。

实践中，对于所谓恶意诉讼的概念，见诸各法院裁判文书的阐述，例如“通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为”（注释1）,这是北京知识产权法院在2015年审理的一起恶意提起专利侵权诉讼案件判决书中做出的归纳，此后，类似的表述常常出现在其它法院的判决书中。

《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任”。作为侵权行为的一种，恶意提起知识产权诉讼行为的构成自然也包含一般侵权行为的构成要件：1、一方当事人针对他人提起知识产权侵权诉讼。2、提起侵权诉讼的一方当事人具有主观上的恶意。3、该诉讼行为造成了损害后果。4、损害后果与提起知识产权侵权诉讼行为之间具有因果关系。

在上述几个构成要件中，判断提起侵权诉讼的一方当事人具有主观上的恶意是此类案件争议和审查的重点问题。在涉及恶意提起专利侵权诉讼案件中，对一方当事人起诉恶意的判断尤其会存在一定的复杂性。因为专利权有效存在前提下，权利人指控他人侵权而提起诉讼，一般被认为是专利权人的一项合法权利。在权利人对于是否最终构成侵权缺乏专业判断能力，或者其因对事实认识的受限而使诉讼行为存在不确定的后果时，法律通常不对提起诉讼的原告施以较高的审慎义务，即便侵权指控最终不成立，甚至专利被无效掉，都不会由此认定当事人提起诉讼是具有恶意的。因此，分析判断提起专利侵权诉讼一方当事人在起诉时主观上是否具有不正当性成为关键的事实要件。对此，法院通常以《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定为评判依据，即“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利”。

实践中，认定提起专利侵权诉讼具有恶意一般包括两种情况：一是，原告明知其专利权存在效力性瑕疵而针对他人提起侵权诉讼；二是，原告明知他人行为在事实和法律上不构成侵权而提起侵权诉讼。

第一种情况下的恶意认定，如在北京远东水泥制品有限责任公司与北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案中，北京知识产权法院认定“四方如钢公司在主动放弃和修改涉案专利权利要求后，又基于此部分权利要求向远东水泥公司提起专利侵权诉讼，主观上明显具有恶意”。

又如，在汕头市乐立方玩具实业有限公司、钟明珠因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案（以下简称“乐立方玩具案”），广东省高级法院认为，钟明珠自（2014）厦证经字第0474号公证书做出之日起，知道或应当知道该商品在涉案专利申请日之前已公开销售，但其仍然依据（2014）厦证经字第0474号公证书提起（2014）沪一中民五（知）初字第128号案的诉讼，属于明知专利权无效而恶意进行诉讼。（注释2）

第二种情况下的恶意认定，如笔者代理的胶州市金富元橡塑制品厂诉青岛中兴达橡塑有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中（以下简称“金富元案”），最高人民法院认为，被告知道已有生效判决认定被诉侵权产品不构成侵犯其专利权的事实，在此情况下，仅凭不知具体内容的《外观设计专利权评价报告》再次起诉金富元厂侵犯其专利权，难谓行使诉权已尽善意、审慎之义务，属于对其诉权的滥用，损害了金富元厂的合法权益。（注释3）

再如，在约翰迪尔（中国）投资有限公司与赵国辉等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件中，北京知识产权法院先是认定原告专利申请行为存在明知是现有设计而申请的恶意，进一步认定原告在明知涉案专利与约翰迪尔中国公司的现有设计基本一致，缺乏权利基础的情况下，仍主张约翰迪尔中国公司的现有设计侵害其涉案专利权，并意图使约翰迪尔中国公司受到财产或信誉上的损害，该行为已经构成滥用诉讼权利，属于恶意诉讼。（注释4）

二、针对恶意提起专利侵权诉讼民事责任的局限：民事责任制裁力度过弱。

当事人一方恶意提起专利侵权诉讼的直接目的有两种，一是为了通过侵权诉讼获得直接的赔偿金；二是通过侵权诉讼打击竞争对手，以获取市场竞争优势等商业利益。而无论当事人出于何种目的进行恶意诉讼，该诉讼行为对于受损害一方来说，必定会产生时间精力和费用成本的支出，同时还会存在因被指控侵权而使自身经营遭受干扰、在一定时期内造成对自己不利的负面影响。现实中，引发恶意专利诉讼的双方当事人之间大都存在同业竞争关系，恶意专利诉讼的不正当竞争目的非常明显。

针对恶意提起专利侵权诉讼应承担的民事责任，《侵权责任法》第十五条规定了承担侵权责任的方式：包括停止侵害、排除妨碍、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响等。案件中当事人提出的诉讼请求也往往包括赔偿损失、赔礼道歉、消除影响等多项主张，但法院判决中对于该类案件民事责任的承担问题大都不作为重点论述，一般是一两句话简单带过，认定因恶意诉讼导致的直接费用支出属于原告因侵权遭受的损失，应予赔偿，而对于经营性损失基本不予考虑，对于涉及商誉损害的赔礼道歉、消除影响等诉讼请求，都以缺乏证据证明为由不予支持。还有一些判决书在认定恶意知识产权诉讼民事责任时，没有适用《侵权责任法》第十五条规定，仅适用原《民法通则》一百零六条的原则性条款作出判决。

笔者认为，以上实践现状所存在的问题是，对于恶意提起专利侵权诉讼的民事制裁力度较弱，既达不到对于受损害一方的合理救济，也无助于给提起恶意诉讼一方以法律威慑，甚至可以认为，极其微弱的责任承担就其社会后果而言起到了纵容、鼓励了此类恶意诉讼行为负面作用，这会给人们准确理解专利制度造成困扰，有害于专利制度社会功能的正常发挥，依法更多滥用制度和诉权的行为。这一现状已经明显不适应加强保护知识产权、提高知识产权质量、加大侵权赔偿力度甚至引入惩罚性赔偿制度的国家政策和实践方向，应该做出调整和完善。

三、恶意提起专利侵权诉讼民事责任的扩展：赔偿范围扩大及对商誉损害的救济。

（一）经济赔偿范围，应扩大至包括专利无效宣告费用在内的直接损失，并酌情支持经营性损失。

在恶意提起专利侵权诉讼的经济赔偿方面，以往判例大都局限在因恶意诉讼产生的直接费用支出方面，而对可能造成的经营性损失，基本不予认定。法院判决大都认为因为恶意诉讼行为给原告造成的直接费用支出属于被告侵权行为产生的损害后果，诸如维权中合理律师费、公证费、资料费、因财产保全遭受的资金占用损失等。

一个值得注意的现象是，在因恶意诉讼引发原告方提起专利无效宣告而产生的费用是否属于经济损失的认定上，不同法院存在明显的分歧：一些法院认为该部分费用支出属于因恶意诉讼造成的后果和直接损失，属于赔偿范围，如前述“乐立方玩具案”以及宿迁市洋河镇天下秀酒业有限公司与宿迁市洋河镇御缘酿酒厂因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案等，法院均将原告提起专利无效宣告产生的费用列入判决赔偿范围。

但在另一些法院的判决中，法院则认为，原告在对涉案专利提出无效宣告请求行政程序中所支出的费用，并非被告恶意提起涉案案件所导致的必要支出，与侵权行为并无直接的因果联系，因此对该部分费用不予支持。北京知识产权法院和上海市高级人民法院的相关裁判文书中均持这一立场。（注释5）

最高人民法院对该部分费用是否属于恶意诉讼所造成经济损失的观点，从笔者代理的前述“金富元案”中，可以看出其态度也是否定的。该案一审法院认定被告是在明知原告不侵权情况下提起诉讼，构成恶意诉讼，支持了包括原告提起专利无效宣告请求费用1500元在内的经济损失主张；二审法院认定被告行为不构成恶意诉讼，撤销一审判决、驳回了原告的诉讼请求；最高人民法院再审认为二审判决错误，认定被告行为构成恶意提起专利侵权诉讼，但并未直接维持原一审判决，而是撤销了一审、二审判决，做出了改判，再审判决结果与原一审判决的差别，恰恰在于把原告提出的专利权无效宣告请求费用1500元从赔偿金额中剔除了。由此可见，最高人民法院也不认为，在当事人一方恶意提起专利侵权诉讼纠纷中，另一方针对涉案专利提起专利权无效宣告产生的费用属于恶意诉讼造成的损失后果。

秉持以上立场的法院可能认为，在一方提起专利侵权诉讼时，另一方在有事实和理由认定该诉讼属于恶意诉讼的情况下，针对涉案专利提起无效宣告并不是被控侵权方必须采取的措施，因为已有的法律制度已经足以保障被控侵权方行使抗辩和寻求救济，针对涉案专利提起无效宣告仅是被控侵权方可以选择的行为，因此不能认定该方面的成本支出与恶意诉讼存在因果关系，不应将其纳入损害赔偿的计算范围。

但笔者认为，上述观点在逻辑论证上并不严谨，在实践效果上也与设置恶意提起知识产权损害赔偿制度的宗旨有偏离。

首先，被控侵权人提起涉案专利权无效宣告，在某些专利侵权案件中，确实不是其必要的选择，例如，被控技术明显缺少专利必要技术特征、未落入专利保护范围，或者被控技术明显属于现有技术、现有设计，被控侵权人享有先用权等抗辩事由等。此种情况下，被控侵权人结合案件事实可以明确其抗辩手段，足以对抗专利权人的侵权指控，此时假如其提起专利权无效宣告，则具有釜底抽薪、强化其反制效果的目的。但是，恶意提起专利侵权诉讼有其自身的特殊性，主要表现在侵权诉讼案件审理过程中，专利权人恶意的认定不能直接作为抗辩的事由，被告也很难直接在专利侵权诉讼中直接提起恶意诉讼的反诉，被控侵权人往往一方面组织其它抗辩事由，一方面针对涉案专利提出无效宣告请求，以期在侵权抗辩未果情况下还有对抗恶意诉讼的手段。

考虑到恶意提起专利侵权诉讼本身不同于一般正常专利维权行为，认可提起专利无效宣告请求与恶意诉讼行为之间的因果关系，具有特别的意义和效果。因为在提起侵权诉讼所依据的专利权存在合法性、有效性瑕疵的情况下，无效掉该专利权不仅是被控侵权人个体的反抗，更是对专利制度的维护和对市场竞争秩序的净化。该无效宣告行为本身已因此而带有维护社会公共利益的意义，那法律为何还要刻意将其排除在恶意诉讼行为的后果之外，而将该负面成本负担推给被恶意诉讼损害一方当事人身上呢？

从另一角度讲，没有专利权人的恶意诉讼，被控侵权人也就不会针对涉案专利提出无效宣告的起因和行为，两者之间的因果关系符合社会公众朴素的认知。特别是，在面对恶意诉讼行为时，假如连质疑专利权有效性的成本都由受损害一方承担，则该制度设计对于有恶意一方过于宽恕，而对于受损害一方则失之严苛了，也不符合设置恶意提起知识产权损害赔偿制度的宗旨。

基于同样的道理，在恶意提起专利侵权诉讼成立的情况下，对于经济赔偿的范围，也不应局限于所谓直接损失的概念范畴。

因为这种所谓直接损失，往往仅限于被损害一方因侵权指控而实际支出的费用，对于该部分费用即便判决给予一定程度的弥补，也仅是减少了其成本负担而已，而对于其因恶意侵权诉讼行为可能导致的经营损失等负面后果，法院常常以无证据证明为由予以忽视。这种状况也值得立法者和司法者深入思考，做出改变和完善。因为在许多这类恶意专利诉讼案件中，恶意诉讼当事人的主观目的就是打击竞争对手、进行不正当竞争、抢夺市场份额，该类恶意诉讼行为从本质上与《反不正当竞争法》所规制的其它不正当竞争行为并无性质的不同。甚至在美国法院看来，专利恶意诉讼与故意侵权具有相当程度的危害，而将其作为适用惩罚性赔偿的典型情形。（注释6）故，考虑具体案件中恶意诉讼行为的具体情节，酌定把给对方当事人造成的经营损失列入损害赔偿的范围，在理论上并无不妥，实践中也具有更好的制裁效果和社会教育意义。

（二）扩展适用民事责任的方式，应根据案情针对商誉损害施以救济措施。

针对恶意提起专利侵权损害赔偿案件中原告主张的商誉损害救济请求，如登报声明、赔礼道歉、消除影响等请求，目前尚未见法院予以支持的判例。通常法院判决都认为没有证据证明原告的商誉因被告恶意诉讼行为而遭受损害，因此不适用消除影响等责任方式。但这一实践标准同样也存在可以进一步探讨的空间。

首先，“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案件中，损害的范围并未被限制在仅仅经济损失方面，其当然还包括因恶意诉讼致使对方遭受的商誉损害在内。而对这种商誉损害的适当救济途径，就是《侵权责任法》第十五条规定的消除影响等责任方式。

其次，在分析行为性质和后果时，我们需要将恶意提起专利侵权诉讼这一侵权行为与一般专利侵权行为区别开来，注重考查该恶意行为所追求的目的和造成的后果，对承担民事责任的方式作出与之适应的判断。

如前所述，很多恶意专利诉讼都具有打击同行竞争者、进行不正当竞争的目的，通过诉讼手段影响的对象不仅仅是被控侵权人自己，还包括市场上的消费者以及其它同行竞争者。侵权纠纷的存在，会使公众和市场群体对被控侵权人的行为合法性存在怀疑或顾虑，这无疑会给被控侵权人带来负面影响，在一定程度上给原本是正当经营的被控侵权人造成商誉损害。

我们注意到，在山东比特智能科技股份有限公司与北京美爵信达科技有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中，法院认定被告实施了恶意提起商标侵权诉讼行为，并认为比特公司提起的恶意诉讼给美爵信达公司造成了不良影响，美爵信达公司要求比特公司公开消除影响的诉讼请求应予支持，判令被告在报纸上发表声明，为原告消除影响（注释7）。可见，在围绕其它类型知识产权的恶意诉讼损害纠纷中，已有判决支持当事人对商誉损害救济的诉求。

最后，民事责任的方式应该与侵权人的行为性质相适当。恶意专利诉讼不同于一般专利诉讼的特别之处在于侵权人主观恶意明显，严重违背专利制度本意，不仅损害了竞争对手，破坏了正常市场秩序，还给专利制度的功能实现造成了负面影响。也可以说，这种恶意诉讼行为的损害对象，已经超越了诉讼对象个体的利益。针对此种行为施以赔礼道歉、消除影响等民事责任，不仅可以使受损害一方的损失得到充分的弥补，而且通过公开赔礼道歉、消除影响等责任方式，将对恶意诉讼行为的否定性评价公之于众，还可以对恶意诉讼行为人施以更有力的制裁，从而使该等行为得到有效抑制。

当然，在恶意提起专利侵权损害赔偿案件中适用商誉损害的救济措施，也不是要一刀切地统统适用，还是要根据具体案件的情况，考虑侵权人的恶意程度、侵权性质、影响范围、损害程度等因素，对于行为情节恶劣、负面影响较大的恶意专利诉讼行为人，适用消除影响等侵权民事责任是适当和必要的。

注释：

1.北京知识产权法院（2015）京知民初字第1446号《民事判决书》。

2.广东省高级人民法院（2017）粤民终2782号《民事判决书》。

3.最高人民法院（2018）最高法民再388号《民事判决书》。

4.北京知识产权法院（2017）京73民初121号《民事判决书》。

5.（2017）京73民初121号、（2019）沪民终139号《民事判决书》。

6.马云鹏：《专利恶意诉讼及其司法应对》，载《知识产权》2018年第10期。

7.北京知识产权法院（2017）京73民终2052号《民事判决书》。

本文作者

赵吉军高级合伙人

税务商事争议解决知识产权

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