目前的《专利法》及相关司法解释中均没有出现抵触申请的概念。抵触申请的概念来自于国家知识产权局制定的《专利审查指南》。

《专利审查指南2010》[1]对抵触申请有如下定义：

“在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。”

对外观设计而言，在涉案专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在申请日以后（含申请日） 公告的同样的外观设计专利申请，也称为抵触申请。

可见，构成抵触申请必须具备以下四个方面的要件：

（一）在时间上，与被比专利相比，该文件属于申请在先、公开在后的专利文件。

对发明或者实用新型而言，是指由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件；

对外观设计而言，是指专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公告的同样的外观设计专利申请。

（二）在类型上，与被比专利相比，该文件同属于发明或者实用新型专利文件，或者同属于外观设计专利文件。

对发明或者实用新型专利而言，其抵触申请可以是发明或实用新型专利中的一种；对于外观设计专利而言，只有外观设计专利可以构成其抵触申请。

申请在先的发明或实用新型专利文件不构成外观设计专利的抵触申请；同样，申请在先的外观设计专利文件也不构成发明或实用新型专利的抵触申请。

（三）在内容上，与被比专利相比，该文件记载了同样的发明创造或设计。

对发明或实用新型而言，抵触申请的相关内容与被比发明或者实用新型相比，两者技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同；对外观设计而言，是指抵触申请的外观设计与被比外观设计相同或者实质相同。

（四）在来源上，该文件必须是向本国（同一）专利行政部门提交的专利申请文件。

抵触申请，必须是由任何单位或者个人向中国国务院专利行政部门（专利局）提出的专利申请文件，包括申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后（含申请日）由专利局作出公布或公告进入中国国家阶段的国际专利申请。

需要强调的是，上述第四个要件非常重要且容易被忽视。在中国专利诉讼中，抵触申请仅是指向中国专利局提交在先申请文件，不是向中国专利局提交的专利申请，无论其是否构成在先申请、无论其是否与被比专利相同，均不构成抵触申请。

从以上抵触申请的定义可以清楚地判断：抵触申请不属于现有技术，也不能被以任何理由将其混同于现有技术对待（现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术；现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。本文为表述简便统称现有技术）。

事实上，设置抵触申请制度的目的，是为了防止相同的发明创造在一个国家专利当局被重复授权；将抵触申请视同现有技术，突破了专利法的基本制度，对现有技术的定义进行了修改和扩大，完全没有法律依据。而将任何人向其它国家和地区专利当局提出的所谓在先申请、在后公开文件当作抵触申请本身就是错误的，再将这样的文件视同现有技术并进行侵权抗辩，更是进一步错误。

从抵触申请的含义出发，我们不难看出，在专利侵权诉讼中，假如被告的证据中有一份本国的专利文献申请日在原告专利申请日之前但公开日在原告专利申请日之后，且该在先申请记载了与原告专利相同的发明创造或外观设计，则依法构成原告专利（或据以起诉的某些权利要求）的抵触申请。

此种抵触申请证据的存在，其直接法律后果是原告专利（或据以起诉的某些权利要求）因存在抵触申请而不符合新颖性的要求，该专利（或某些权利要求）的有效性应被否定，进而原告依据该缺乏新颖性的专利（或某些权利要求）主张的侵权诉求不应被支持。

可见，抵触申请的抗辩原理与现有技术抗辩是截然不同的。现有技术抗辩的原理是被告有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计，这一抗辩事由丝毫不涉及原告专利的有效性问题。

对于现实中为什么出现了抵触申请“可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判”或者“可类推适用现有技术抗辩”进行处理的意见或规定，笔者认为，其原因就是为了回避对原有的专利侵权与专利确权纠纷二元分离模式制度的突破。

根据以往的认识，在专利侵权诉讼中，假如允许法院对被告提交的一份证据是否构成原告专利（或据以起诉的权利要求）的抵触申请进行审查，实质上是允许侵权案件审理法院做了在专利确权程序中由专利复审委或行政案件审理法院做的事情——对抵触申请是否成立进行了审查，认定抵触申请成立实际上是否定了原告专利（或某些权利要求）的新颖性和有效性。这一做法显然与原有的二元分离模式相冲突。

正是出于对突破二元分离模式的忌惮和回避，在最高人民法院和部分地方法院的司法文件中，才先后出现了抵触申请 “可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判”或者“可类推适用现有技术抗辩”进行处理的规范性意见。这种观点被认为是在表面上没有违背原有制度的框架。

但是，此种意见及其指导下的实践不仅难以科学、有效地解决诉讼实践的需要，所引发的问题反而是非常突出的：

首先，这种做法错误地修改和扩大了现有技术的概念和范围，与专利法基本制度相抵触。

其次，由于抵触申请的定义脱离了专利审查指南和确权程序中的规范，造成部分法院甚至将向其它国家和地区专利当局提交的在先文件也错误地认定为抵触申请，损害了专利权人的正当权益。

最后，由于在抗辩逻辑和审理规则上的混乱认识，给该抗辩制度的进一步研究和创新造成了客观上的障碍。

以上问题在现实判决中已有体现。例如，有的法院判决中，竟将向台湾地区提交的在先申请、在后公开文件认定为中国专利的抵触申请，并判决被告抵触申请抗辩成立。在（2012）深中法知民初字第607号《民事判决书》中，深圳市中级人民法院认定被告深圳浩特尔电子技术有限公司提交的一份案外人安鹏科技股份有限公司向台湾地区专利局提交专利申请在原告郭其伟 “便携式数码显微镜”的外观设计专利申请日之前，并认定被告生产的被控产品与该台湾在先申请设计相同，认定被控侵权产品使用了申请在先的台湾地区的专利设计，被告的不侵权抗辩成立[2]。

此案判决完全突破了现有的专利法基本制度。该案例中的这份所谓抵触申请的证据，在原告专利申请前一直处于不公开状态，完全不影响原告专利的有效性，不仅依法不构成原告专利的抵触申请，更不能成为被告不侵权抗辩的依据。

上海市高级人民法院在（2011）沪高民三(知)终字第77号《民事判决书》中也提出，“现有技术可以破坏专利的有效性（可用于评价新颖性与创造性），但由于专利有效性审理与专利侵权判断职权的分工，在专利侵权民事诉讼程序中，法院不能直接评判专利的有效性，但在被控侵权人实施的技术属于现有技术的情况下，如果因为不能评判专利的有效性，就直接认定侵权成立，则明显不合理，故才有了现有技术抗辩的制度设计”；“由于抵触申请也可以破坏专利的有效性，故依据现有技术可以用于不侵权抗辩的法理，抵触申请应可以类推适用现有技术抗辩”；“抵触申请类推适用现有技术抗辩，应当是比较被控侵权技术方案与抵触申请公开的技术方案，原审法院在涉案专利权利要求26记载的技术方案与抵触申请公开的技术方案之间进行比较，应属不当，予以纠正”[3]。该判决不仅对现有技术抗辩和抵触申请抗辩的原理都做出了不准确的认识和混淆，对于抵触申请抗辩的审查方式也做出了错误的类推适用。

而最高人民法院在（2013）民提字第225号、浙江乐雪儿家居用品有限公司与陈顺弟等侵害发明专利权纠纷一案中，也认为“乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日虽早于涉案专利申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日，故不构成现有技术，但依法构成抵触申请。由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判”[4]。

该判决中的以上论述不仅误用了抵触申请的概念，将在先申请笼统地说成是抵触申请，其对该抗辩的审查判定规则表述也与法律逻辑完全不合--既然承认了抵触申请的存在破坏原告专利的新颖性，为什么还去审查被告实施的技术与抵触申请是否相同？即便被告实施的技术与抵触申请不相同，法院又有什么理由允许原告拿一个没有新颖性的专利去指控别人侵权呢？

在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》起草阶段的最初征求意见稿中，也曾出现了抵触申请参照现有技术抗辩审查的规定，笔者对此明确提出反对意见并进行了详细说明，认为继续做出此种规定将误导人们对问题的正确认识，也无益于实践的创新，建议修改为“经审查，被诉侵权人在诉讼中提交了一份中国专利申请文件构成原告专利抵触申请的，人民法院可以据此驳回原告的诉讼请求”。在最终的司法解释中没有出现关于抵触申请抗辩的规定，笔者认为不做规定总比做出不正确的规定要好。

分析了抵触申请抗辩在实践中面临的问题后，我们也就很容易对将抵触申请抗辩引入专利侵权诉讼做出制度设想，其最根本的创新或突破集中于一点：授予审理专利侵权民事案件的法院对被告证据是否依法构成原告专利（或据以起诉的权利要求）抵触申请进行审查和判定的职权。在认定被告的证据构成原告专利在中国专利法下的抵触申请基础上，法院有权直接驳回原告依据该专利（或据以起诉的权利要求）的诉讼请求。

虽然，上述制度设想突破了传统的侵权与确权二元模式，但这种突破具有很强的现实意义且不会导致原先二元模式的根本性改变而产生新的问题。理由如下：

（一）抵触申请的审查判断，无论是在证据的范围上还是认定的标准方面，均有较为确定的规则，容易为法官所掌握，这给实际审理创造了有利条件。

与专利的创造性审查不同，抵触申请证据一般固定为一份中国专利文献，不允许多份证据的组合使用，证据范围容易确定。

抵触申请的判断标准是在先申请记载了与原告专利（或某权利要求）相同的发明创造或外观设计。两者是否属于相同的发明或设计，其判断标准相对于创造性判断而言更容易被法官所掌握和适用。

（二）与现有技术抗辩的审理相比较，抵触申请抗辩的审理并未给法院带来无法克服的障碍。

我们知道，现有技术抗辩的原理，是原告专利不应覆盖现有技术。在被控技术或者设计属于现有技术或者现有设计的情况下，即认定不构成侵犯专利权，而无论被控技术或设计是否落入原告专利保护范围。

在认定现有技术抗辩成立时，虽然法院没有对原告专利的效力进行否定性评价，但假如被控技术原本是落入了原告专利保护范围的，其判决结果实质上是对原告的专利权进行了缩减。所以，侵权法院在判断现有技术抗辩是否成立时，其审查结论对于原告专利权的效力范围是具有重大影响的。这一点与抵触申请抗辩的法律后果具有相似性。

在我国《专利法》确立现有技术抗辩制度后，各地一、二审法院对此类抗辩事由的审理已经较为熟悉和掌握。相比而论，假如授权某些侵权案件审理法院对抵触申请是否成立进行审查，也不会因审理难度增加而出现无法克服的障碍。

考虑到抵触申请是否成立的审查直接涉及原告专利新颖性的审查，对于在侵权案件审理中赋予法院对抵触申请的审查权还是要遵循逐步探索、循序渐进的原则。这就要求对试点法院和相关诉讼程序做适当选择和设计。笔者提出如下四方面建议：

（一）明确抵触申请抗辩审理规则

在专利侵权诉讼中，被告主张其提交的一份中国专利申请文件构成原告据以起诉权利要求抵触申请的，人民法院对该证据是否构成抵触申请进行审查，认定构成抵触申请的，驳回原告的诉讼请求。在该抗辩事由审理中，无需对被告举证的抵触申请与被控侵权技术是否相同进行审查。

（二）试点法院的选择

对于试点的法院，笔者认为，可以考虑先在各知识产权法院或者部分地区中级法院进行专利诉讼中抵触申请抗辩审理的试点工作。只有在上述指定法院审理的案件，法院对被告提出的抵触申请抗辩法院依法进行审查。在指定法院之外法院审理的专利侵权案件，法院不对被告的抵触申请抗辩事由进行审理。

需要说明的是，这样的做法，并不会在实质上对除指定法院外其它法院受理案件的被告造成权利的限制和不公平。因为，在其它法院审理案件中，虽然被告不能依据某份证据直接主张抵触申请抗辩，但可以依据相同证据提起专利权无效宣告，同样可以实现维护自身合法权益的目的。

（三）试点诉讼程序的设计

对于审理抵触申请抗辩案件的诉讼程序，笔者建议，可以将其中一审判决认定抵触申请抗辩成立案件的二审诉讼，集中在北京市高级人民法院管辖。

之所以考虑以这种方式设置二审程序，原因有三：

其一，认定抵触申请抗辩成立并做出不侵权判定，对于原告、被告的权利均具有重大影响，其二审程序交由对此类事实审理富有经验的法院和法官审判更为稳妥。

其二，北京市高级人民法院也是专利确权案件的二审法院，其对民事侵权中抵触申请是否成立的审查，可以做出与专利确权案件的相关审查标准相一致的把握，有利于侵权和确权司法标准的统一和稳定，这一优势是其它地方的高级人民法院所不具备的。

其三，仅将一审判决抵触申请抗辩成立案件的二审集中于北京市高级人民法院。对于一审认定抵触申请抗辩不成立的案件，其二审仍由各省高院管辖且不再对该抗辩是否成立进行二审审查。

这样的做法，主要是考虑要对抵触申请抗辩成立的案件进行严格审查，而对于一审认定抵触申请抗辩不成立的案件，由于被告还可以基于相同证据提起专利权无效宣告，二审不做继续审查并不会导致被告权利的实质性丧失。

另外，假如对所有一审中涉及被告提出抵触申请抗辩的案件，其二审均集中到北京市高级人民法院审理，则有可能造成北京高院的审判负担增加过重。同时，也会存在因被告轻率提起抵触申请抗辩而导致原告异地参加二审诉讼的成本不适当增加问题。故仅对一审判决抵触申请抗辩成立的案件，其二审程序做出特别安排。

（四）侵权审判结果与确权公示程序的衔接

假如侵权案件审理法院最终认定被告的抵触申请抗辩成立，则意味着原告的专利权（部分或全部）因存在抵触申请而丧失新颖性和有效性，即该原告专利部分或全部是无效的。这一司法结论有必要通过某种程序向社会公众予以公示，以避免其他公众因不了解该事实而导致权益受损。

考虑到在法院已有生效司法结论的情况下，再以专利确权程序启动专利无效宣告显得重复累赘，且目前制度中的专利无效都是依据请求人的请求，专利局不能自行启动，可以考虑在二审法院做出抵触申请抗辩成立的判决后，将该判决结果抄送国家知识产权局，由专利局予以公告，并将该事实（如：涉及的权利要求、民事案件案号等）备案在涉案专利的登记薄中。

如此一来，社会公众在查询涉案专利的法律状态时，就可以获得关于该专利在以往诉讼中被认定抵触申请抗辩成立的事实，并据此对自己权利义务的行使做出判断。这样的制度设计，不会额外加重法院和专利局的负担，却可以使侵权诉讼制度和专利确权制度的社会价值有机统一。

2016年1月，最高人民法院陶凯元副院长在《求是》杂志发表《充分发挥司法保护知识产权的主导作用》中指出，随着知识产权保护实践的发展和全社会知识产权保护需求的不断提高，现行知识产权法律体系中一些与实践和需求不适应的环节和方面逐渐显现。

该文提出，要研究知识产权民事侵权诉讼程序与知识产权行政无效程序各自分立的体制造成的诉讼效率问题及其解决方案，赋予人民法院在民事侵权诉讼中审查知识产权效力的司法职权；研究和推动建立国家层面的知识产权高级法院，作为专利等技术类案件的上诉管辖法院，有效统一裁判标准。

本文论及的抵触申请抗辩，因其问题的独特性恰恰可以为我国知识产权诉讼制度的创新和完善提供一个实验入口。本文提出的抵触申请抗辩制度路径设想，既考虑了专利侵权和确权制度之间的区别和联系性，又着眼于专利纠纷的实质性解决、司法审查权威性和诉讼效率的提高，所做制度设想既有突破性又有适度性，具有现实操作性，希望可以为该问题的进一步研究起到抛砖引玉的作用。